Det vises til Næringskomiteens brev 12. november 2003,
der Justisdepartementet blir bedt om å kommentere konkrete
spørsmål knyttet til nevnte odelstingsproposisjon.
Næringskomiteen stiller spørsmål om
hvordan man eventuelt kan formulere "ein eigen paragraf i patentlova
som varetek intensjonen om at uriktige eller manglande opplysningar
til offentlege styresmakter i tilfelle der det er regulert ved lov
at opplysningar skal gis, kan straffast".
En eventuell spesialbestemmelse om straff for brudd på opplysningsplikten
i patentloven §§ 8 b og 8 c kan tas inn
som ny § 61 a og formuleres slik:
"Den som forsettlig gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi
opplysninger om forhold nevnt i §§ 8 b
og 8 c, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år
eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte."
Bestemmelsene i § 8 b fjerde ledd første
punktum og § 8 c annet ledd første punktum i lovforslaget i
odelstingsproposisjonen må i tilfelle tas ut.
Annet punktum i utkastet til spesialbestemmelse innebærer
at også medvirkning til brudd på opplysningsplikten
vil være straffbart. Dette kan føre til straff
for en fullmektig som bistår søkeren med patentsøknaden,
jf. patentloven § 12.
Spesialbestemmelsen vil utelukke bruk av straffeloven § 166
om falsk forklaring lik (med strafferamme på inntil 2 års
fengsel) på samme forhold.
Næringskomiteen reiser spørsmålet
om patentloven "varetek intensjonen om at patentsøkar i
patentkravet skal dokumentere kva som er det nye og særegne
ved patentet samt kva som utgjer tilstrekkelig oppfinningshøgde,
og at dette blir avslagsgrunn (for alle patent uavhengig av det
tekniske området)".
Patentkravene skal angi hva søkeren krever beskyttet.
De skal dermed angi omfanget av patentbeskyttelsen, se
patentloven § 39. Patentkravene skal også skille
det som kreves beskyttet fra det som er kjent fra før.
Etter patentforskriften § 15 første ledd nr.
3 skal det "nye" og "særegne" ved oppfinnelsen angis i
patentkravet. Dette innebærer at patentkravet må være
utformet i samsvar med vilkårene i patentloven § 2
første ledd om nyhet og oppfinnelseshøyde. Det
følger av patentloven § 8 annet ledd
første punktum at patentkravene skal inneholde en "bestemt"
angivelse av oppfinnelsen. Dette er i forarbeidene presisert slik
at angivelsen må være klar og utvetydig, se NU
1963:6 s. 185.
Patentsøknaden skal også inneholde en "beskrivelse"
av oppfinnelsen. Det følger av patentloven § 8 annet
ledd tredje punktum at beskrivelsen skal være tydelig.
Beskrivelsen kan gi veiledning for forståelsen av patentkravene
(patentloven § 39).
Hvis Patentstyret mener at patentkravet omfatter mer enn det
som er nytt og har oppfinnelseshøyde, vil søkeren
bli anmodet om å begrense kravet (patentloven § 15
første ledd). Blir patentkravet ikke endret, avslås
søknaden etter at fristen for gjenopptakelse har løpt
ut (patentloven § 16, jf. § 15
tredje ledd).
De hensynene som Næringskomiteen peker på,
er derfor ivaretatt av gjeldende regelverk.
1. Som nevnt i Justisdepartementets brev 7. november 2003 til
Næringskomiteen legger biodiversitetskonvensjonen til grunn
at statene, i henhold til FN-pakten og prinsippene i folkeretten,
har suveren rett til å utnytte sine egne ressurser. I konvensjonen artikkel
15 nr. l er det uttalt følgende:
"Idet det erkjennes at statene har suverene rettigheter
over sine naturressurser, ligger myndigheten til å bestemme
over tilgangen til genressursene hos nasjonale regjeringer og er
undergitt nasjonal lovgivning."
Dette innebærer at Norge ikke kan lovfeste at det skal
innhentes samtykke for uttak av genressurser hvis vedkommende stat
ikke har et regelverk som krever dette. Det vil måtte være
den enkelte stat som selv bestemmer hvilke vilkår den vil
oppstille i sin nasjonale rett. Stater som ønsker det,
kan gi fri tilgang til genressursene. Norge har tradisjonelt hatt
et åpent regime.
2. I Justisdepartementets brev 7. november 2003 er det
uttalt:
"Ettersom vilkårene for tilgang til genressurser varierer,
kan man heller ikke lovfeste et generelt krav om at patentsøkeren
skal dokumentere at det er inngått avtale om utbyttefordeling."
Bakgrunnen for uttalelsen er at det vil være umulig
for patentsøkeren å oppfylle dokumentasjonskravet
hvis vedkommende stat ikke krever at det inngås avtaler
om utbyttefordeling.
Artikkel 62 nr. l første punktum i TRIPS-avtalen, som
er en del av WTO-avtalen, fastsetter at nasjonale formkrav til patentsøknader
mv. må være "rimelige". Bestemmelsen lyder slik:
"Medlemmene kan som et vilkår for erverv eller opprettholdelse
av immaterielle rettigheter [...] kreve at rimelige
prosedyrer og formaliteter skal overholdes."
Bestemmelsen innebærer visse grenser for hvor langt
statene kan oppstille nasjonale formkrav, men det er usikkert nøyaktig
hvor grensen går. Spørsmålet i denne
sammenheng vil være om en straffesanksjonert plikt til å innlevere
opplysninger som i en del tilfeller ikke vil kunne fremskaffes,
kan anses som "rimelig".
Et krav om at en eventuell avtale skal legges frem for Patentstyret
slik at den blir offentlig tilgjengelig, kan være i strid
med de vilkårene staten har satt. Det kan f.eks. være
avtalt at utbyttefordelingen skal holdes hemmelig for å beskytte
statens forhandlingsposisjoner i forbindelse med andre avtaler.
Utbyttefordelingen trenger ikke nødvendigvis å være
fastsatt ved avtale. Hvordan utbyttet skal fordeles, kan også følge
direkte av nasjonal lovgivning.
En eventuell bestemmelse om opplysningsplikt knyttet til utbyttefordeling
må ta høyde for dette.
3. At en stat gir fri tilgang til sine genressurser, kan i prinsippet
være sagt uttrykkelig i nasjonal lovgivning. Men det vil
normalt fremgå ved at nasjonal rett ikke inneholder regler
om tilgangen. Dette er f.eks. tilfelle i Norge.
Jeg vil frarå at søkeren pålegges å dokumentere
at en stat ikke regulerer tilgangen til sine genressurser. Et slik
dokumentasjonskrav kan tenkes oppfylt f.eks. ved at søkeren
legger frem en attest fra nasjonale myndigheter om at tilgangen
ikke er regulert, eller om at staten ikke krever en andel av utbyttet.
Jeg antar imidlertid at det i mange tilfeller vil være
vanskelig å fremskaffe en slik attest hvis staten ikke
har etablert systemer for det.
4. Patentsamarbeidskonvensjonen 19. juni 1970 (PCT)
gjør det mulig for en søker å levere
inn én internasjonal patentsøknad som gjelder
for alle parter som søkeren har utpekt. Norge er blant
de 123 statene som har sluttet seg til konvensjonen. Den internasjonale
søknaden skal være utformet i samsvar med konvensjonens
regler og leveres inn til Verdensorganisasjonen for immateriell
eiendomsrett (WIPO) på særskilt søknadsskjema.
Hvis formkravene er oppfylt, registrerer WIPO søknaden
i det internasjonale patentregistret og formidler den videre til
de omfattede statene.
Det er patentmyndighetene i den enkelte stat som vurderer om
de alminnelige vilkårene for patentering er oppfylt (nyhet,
oppfinnelseshøyde og industriell anvendelighet) etter en
forberedende saksbehandling på internasjonalt nivå.
I Norge er det Patentstyret som er nasjonal patentmyndighet.
Spørsmålet om formkravene er oppfylt skal ikke vurderes
av nasjonale patentmyndigheter. Dette avgjøres av WIPO.
Det vil være i strid med patentsamarbeidskonvensjonen å oppstille
særskilte nasjonale formkrav til den internasjonale søknaden.
I § 33 annet ledd første punktum i lovforslaget
i odelstingsproposisjonen er det derfor fastsatt at bestemmelsene
i §§ 8 b og 8 c ikke gjelder
for internasjonale patentsøknader.
Som nevnt i odelstingsproposisjonen s. 48 har Norge tatt opp
spørsmålet om opprinnelsesangivelse i fora under
WIPO. Problemstillingen om å kreve angivelse av opprinnelse
følges også opp i TRIPS-rådet under WTO-avtalen.
5. Biodiversitetskonvensjonen bekrefter som nevnt at statene
har suveren rådighet over egne genressurser. Rettighetene
til forskningsinstitusjoner eller andre mellommenn er ikke regulert
av konvensjonen. En opplysningsplikt om samarbeidspartnere vil følgelig
gå lenger enn biodiversitetskonvensjonen legger opp til.
Lovforslaget i proposisjonen er i denne sammenheng allerede mer
omfattende enn det som er nødvendig av hensyn til konvensjonen
ved å kreve at opprinnelseslandet alltid skal oppgis hvis
det er kjent, se odelstingsproposisjonen s. 48 første spalte.
Hvem en bedrift har samarbeidet med i utviklingen av et produkt,
vil i utgangspunktet kunne være en forretningshemmelighet.
Det knytter seg derfor visse betenkeligheter til å lovfeste
en opplysningsplikt
Opplysningsplikten i lovforslaget i odelstingsproposisjonen gjelder
derfor bare leverandørland og opprinnelsesland.
6. Hvis det er ønskelig med en egen straffebestemmelse
om brudd på opplysningsplikten samt å utvide opplysningsplikten
til å omfatte mellommenn og eventuelt spørsmålet
om det er fastsatt en utbyttefordeling, kan § 8
b utformes slik (endringer sammenliknet med lovforslaget i proposisjonen
er satt i kursiv):
"Dersom en oppfinnelse gjelder eller anvender biologisk materiale,
skal det i patentsøknaden oppgis hvem og
hvilket land oppfinneren mottok eller hentet materialet fra Leverandørland).
Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes
samtykke for uttak av biologisk materiale, skal det opplyses i søknaden
om slikt samtykke er innhentet Det skal på samme
vilkår opplyses om det skal foretas en utbyttefordeling.
Hvis leverandørlandet er et annet land enn opprinnelseslandet
for det biologiske materialet, skal også opprinnelseslandet
oppgis. Med opprinnelsesland menes det landet der materialet ble
hentet ut fra sine naturlige omgivelser. Hvis nasjonal rett i opprinnelseslandet
krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale,
skal det opplyses i søknaden om slikt samtykke er innhentet. Det skal på samme vilkår opplyses
om det skal foretas en utbyttefordeling. Hvis opplysningene
etter dette leddet ikke er kjent, skal søkeren opplyse
om dette.
Opplysningsplikten etter første og annet ledd gjelder
selv pm oppfinneren har endret strukturen i det mottatte materialet.
Opplysningsplikten gjelder ikke for biologisk materiale fra mennesker.
Opplysningsplikten berører
ikke behandlingen av patentsøknaden eller gyldigheten av
patentet."
Det er ikke mulig å formulere en generell bestemmelse
som angir presist hvilke kategorier biologisk materiale patentbeskyttelsen
skal omfatte. Dette må vurderes konkret.
Problemstillingen som Næringskomiteen reiser, knytter
seg til omfanget av patentbeskyttelsen. Eventuelle retningslinjer
for vurderingen bør ut fra dette neppe inntas i § l
femte ledd, som regulerer adgangen til å få patent.
Vi foreslår til overveielse følgende løsning:
Bestemmelsen i § 3 c i odelstingsproposisjonen gjelder
bare naturlig forekommende materiale. Jeg foreslår at reglene
i § 3 c utvides til å gjelde biologisk materiale
i sin alminnelighet slik at planter og dyr blir omfattet .For at
det skal gå klart frem at bestemmelsen gjelder ved Patentstyrets
behandling av søknader, og ikke bare i saker mellom private
parter om f.eks. krenkelse av patentrettigheter, bør reglene
plasseres i patentloven § 8 om krav til patentsøknaden.
Reglene bør rettes eksplisitt mot utformingen av patentkravene,
samtidig som § 3 c sløyfes. Det vil med dette
bli klargjort at brudd på reglene fører til at
patentsøknaden blir avslått, se merknadene til
punkt 2 ovenfor.
Nytt fjerde ledd i § 8 kan etter dette utformes slik:
"For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale,
skal patentkravet bare omfatte det biologiske materialet som er
nødvendig for den industrielle anvendelsen som er angitt
i søknaden. Patentkravene skal være klare og kortfattede
og støttet av beskrivelsen. Det skal fremgå tydelig
av patentsøknaden på hvilken måte det
biologiske materialet kan utnyttes industrielt."
Nåværende § 8 fjerde til sjette ledd
blir femte til sjuende ledd.
Første punktum i utkastet ovenfor er en justert versjon
av § 3 c første punktum i proposisjonens lovforslag.
Ifølge bestemmelsen vil f.eks. planter og dyr som ikke
er nødvendige for den anvendelsen som er angitt i søknaden,
falle utenfor patentbeskyttelsen. Tredje punktum tilsvarer § 3
c annet punktum. Annet punktum i utkastet bygger på den
europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 84, som lyder slik
i uoffisiell norsk oversettelse:
"Patentkravene skal angi det som det søkes beskyttelse
for. De skal være klare og kortfattede og støttet
av beskrivelsen."